En el año 2018 sucedieron una serie de reformas a la actualmente abrogada Ley de la Propiedad Industrial, que con la posterior entrada en vigencia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial actualizó el sistema de propiedad intelectual en el país; en su mayoría, los cambios fueron positivos. Por ejemplo, llegaron las marcas sonoras y olfativas, el sistema de oposición, la protección del trade-dress, la inclusión de las indicaciones de origen y los cambios a los diseños industriales, así como ajustes a la marca notoria y famosa, y el reconocimiento de la adquisición distintiva, también llamada secondary meaning, que se discute a
continuación.
Para entender en qué consiste la adquisición distintiva, se debe repasar qué se entiende por una marca y su clasificación. En la teoría, la marca es definida como todo signo perceptible con los sentidos cuya función es distinguir bienes o productos de otros similares en el comercio. Además, otros autores agregan a esta definición que la marca también es indicadora del origen y reputación del empresario.
Además de señalar que el registro de una marca otorga el derecho al uso exclusivo de dicho signo para que el mismo sea explotado comercialmente en la clase de producto o servicio correspondiente, es importante detenerse en este punto solo para remarcar que el derecho monopólico que concede la ley a una persona sobre un signo tiene como condicionante que el mismo sea efectivamente usado en el comercio, so pena de su revocación por parte del Estado – lo anterior a través de la figura de la caducidad.
Hasta aquí, se deben tener claras tres cosas: que la marca es un signo, que esta sirve para distinguir productos o servicios, y que la misma debe ser usada por su titular o un tercero autorizado por este – por ejemplo, un licenciatario.
En la clasificación común de las marcas, se tienen las marcas nominativas, que son aquellas que protegen exclusivamente un nombre o denominación, independientemente de su representación; las innominadas, que son aquellas que protegen un diseño o logotipo; las marcas tridimensionales; las marcas mixtas, que son una combinación de cualquiera de las anteriores, y las nuevas marcas sonoras y olfativas. Esta clasificación atiende más a la composición o forma del signo distintivo, que resulta útil para el registro del mismo. Sin embargo, existe otra clasificación más interesante y que atiende, no al signo en sí, sino a su función; dentro de ella, están las marcas figurativas, las evocativas y las descriptivas.
La marca figurativa se puede definir como todo signo cuyos elementos no tienen relación directa ni indirecta con los productos o servicios que busca distinguir. Ésta es una figura original a la que el fabricante decidió otorgarle un valor y un significado, y que el empresario usa para distinguir los productos de su empresa – e.g., la manzana de Apple y el ave de Twitter. Éstas son las mejores marcas, ya que cumplen, de manera perfecta, la función de distinguir los productos o servicios a los cuales se incorporan y buscan reflejar experiencias, conceptos y estilos de vida; son creaciones que obedecen a aspiraciones. Estas marcas representan
experiencias de valor, más que productos o servicios en sí.
Las marcas evocativas son aquellos signos que, sin describir los productos o servicios que amparan, hacen alusión a ellos indirectamente; los recuerdan, pero no se refieren directamente a ellos – e.g., Coca Cola, Superama, Chocotorro,
Pinol. Esta son marcas eficientes que cumplen con su función de distinguir y generan una expectativa en el consumidor.
Las marcas descriptivas, también llamadas débiles, son aquellos signos que hacen alusión directa a los productos o servicios que amparan – o a sus características. ¿Cuál es el problema con ellas? El problema es que, si no se tiene cuidado, estas marcas pueden ser ineficaces, ya que, en vez de distinguir, lo que hacen es describir productos o servicios, cayendo en el supuesto de no
procedencia del registro que se menciona en el artículo 173, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:
Artículo 173.- No serán registrables como marca:
[…]
IV.- Los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en este supuesto, los signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;
Sin embargo, es aquí donde la figura de la adquisición distintiva funciona como una poderosa excepción, ya que en el mismo precepto legal citado en su antepenúltimo párrafo, dice:
Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, esta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.
Este párrafo viene a replantear la praxis de la materia en México, porque, si bien esta figura no es nueva a nivel internacional, es con su introducción en las reformas del 2018 que finalmente se incorpora al sistema de propiedad industrial mexicano.
Entonces, ¿qué es la adquisición distintiva? Legalmente hablando, consiste en una excepción a las causales de no registro de una marca, la cual plantea la posibilidad de que una marca descriptiva de un servicio o producto pueda ser registrada, siempre que se acredite que, por su uso comercial, este signo ha adquirido un carácter distintivo y una única procedencia empresarial. Un ejemplo conocido de esta figura es la imagen de la hamburguesa de McDonald’s, o las líneas en los pants de Adidas. Teóricamente, estos elementos no podrían ser registrables, pero su uso ha sido tan exhaustivo y extensivo por sus fabricantes que se han vuelto elementos diferenciadores.
Es importante la inclusión de esta nueva figura, sobre todo en aquellas marcas que se han usado por muchos años, pero cuyos titulares no las han registrado ante el IMPI.
Autor: Por el docente, Mtro. Jesús Armando Vilchis Venegas